前言

鑒于筆者在專利代理的從業(yè)過程中，多次遇到一些高?；蚩蒲性核目蒲腥藛T因為專利申請的滯后，或者說論文發(fā)表的提前，痛失獲得自己科研成果的專利權(quán)的可能，而將辛苦研究的科研成果白白做了捐獻。所以，想寫下這篇文章以期提醒國內(nèi)的一些申請人、發(fā)明人，尤其是高?；蚩蒲性核陌l(fā)明人認識到，中國國內(nèi)也可以，并且一些情況下也很有必要進行“臨時專利申請”。

一、美國臨時專利申請制度介紹

臨時專利申請（Provisional Patent Application,PPA）的制度是依照1995年6月8日美國國會通過在烏拉圭回合談判所簽訂的協(xié)議（Uruguay Round Agreements Act，RUAA），由美國專利商標(biāo)局（United States Patent and Trademark Office，USPTO）所提交美國專利法修正案而產(chǎn)生的一種獨立的專利申請形式。臨時專利申請規(guī)定主要涉及美國專利法的兩個修正條款，即第111條（b）款和第119條（e）款。其中第111條（b）款指出了與臨時專利申請相關(guān)的一些條件，即建立申請日需要提供說明書和附圖；維持申請日需要在規(guī)定的時間期限內(nèi)提交申請費和發(fā)明人姓名；第 119條（e）款指出臨時專利申請（下文簡稱"臨時專利"）為申請人確立了一個優(yōu)先權(quán)，其保護期限是1年，在此期限和保護范圍內(nèi)，只有該"臨時專利"的持有人可以提出有關(guān)專利申請，但同時專利申請以臨時申請的方式提出后，必須在1年內(nèi)正式向美國專利商標(biāo)局提交轉(zhuǎn)換請求書，將"臨時專利"轉(zhuǎn)為正規(guī)申請，否則，此"臨時專利"在1年后自動失效。及后續(xù)基于該臨時專利申請的正規(guī)申請的內(nèi)容應(yīng)包含臨時專利申請的內(nèi)容和經(jīng)改寫后的內(nèi)容。

二、美國臨時專利申請具有的特點

（1）不一定要有請求項，只需提供說明書相關(guān)附圖；

（2）不拘泥于美國專利法所制訂的說明書格式，申請人可以任意格式提出申請；

（3）美國專利商標(biāo)局（USPTO）接受英文以外的說明書內(nèi)容，但必須符合美國專利法35. U.S.C. 112第1段及35. U.S.C. 1131的規(guī)定；

（4）不能予以審查和授予專利權(quán)，它僅可為在一年內(nèi)提交"正規(guī)"申請搶占一個申請日，自其申請日起算屆滿十二個月后，依規(guī)定視為放棄并予以公開；

（5）不能要求一件外國申請為其建立優(yōu)先權(quán)，但根據(jù)巴黎公約可以保留國際優(yōu)先權(quán)；

（6）只針對發(fā)明專利（Utility patent）。

三、臨時專利申請的意義

首先，在研發(fā)剛完成或還未完成時，發(fā)明人可能還無法清楚估計研發(fā)成果的市場需求與市場價值，或是在用于專利僅保護的資金不充足的情況下申請人也可以考慮先以臨時專利申請的方式，先取得發(fā)明的申請日期。待獲得盡可能早的申請日后，再利用12個月的緩沖期間妥善進行市場分析調(diào)查與規(guī)劃產(chǎn)品銷售區(qū)域，屆時在申請日后的12個月內(nèi)向世界各國提出以主張臨時專利申請為優(yōu)先權(quán)的正式專利申請，以最終完成對發(fā)明成果的正式性保護。

其次，發(fā)明人來不及在技術(shù)公開日之前完成正式專利申請的準(zhǔn)備工作，比如已經(jīng)準(zhǔn)備將研發(fā)成果在即將到來的展會中公開展示，或要將根據(jù)發(fā)明技術(shù)方案制造的產(chǎn)品馬上投放市場銷售等。若是在這種情況下，早于專利申請?zhí)岢銮肮_予大眾知悉，則該申請將因此喪失新穎性，如此，將無法對發(fā)明人的研發(fā)成果予以專利權(quán)的保護。此時發(fā)明人就可以考慮先提出準(zhǔn)備文件較為簡單的臨時專利申請，以快速且費用相對較低的方式取得該技術(shù)成果的專利申請日，只要能讓專利申請日是早于其他形式的公開日，就將不必再為研發(fā)成果因自己的提前公開而喪失新穎性，以致無法取得專利權(quán)的問題而擔(dān)心。

另外，申請人/發(fā)明人先提出臨時專利申請，以先確定一個盡可能早的申請日，專利代理機構(gòu)的代理師便也不必趕著時間去完成該發(fā)明專利申請文件的撰寫了，從而也能更好地考慮專利審查文件的撰寫質(zhì)量。

四、美國“臨時專利申請”制度與中國“本國優(yōu)先權(quán)”制度的比較

臨時專利申請不是真正意義上的專利申請，臨時專利不能予以審查，也無法授予專利權(quán)。實質(zhì)上，它僅僅是為申請人在將預(yù)備申請轉(zhuǎn)換為正式申請之前取得的一個優(yōu)先權(quán)日。所以本質(zhì)上來說，美國“臨時專利申請”制度是可類比為中國的“優(yōu)先權(quán)”制度的，而這種較低成本的申請方式使得美國申請人與外國申請人享有了烏拉圭回合談判的同等權(quán)利。

我國1992年修改后的《專利法》中第二十九條第二款對"本國優(yōu)先權(quán)"作出了規(guī)定：申請人于1992年1月1日以后在中國第一次提出發(fā)明或者實用新型專利申請之日起12個月內(nèi)，又向?qū)＠志拖嗤黝}提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。此后，我國于2002年修訂的《專利法實施細則》的第三十三條又對獲得本國優(yōu)先權(quán)的條件作出了具體規(guī)定：沒有要求過外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)，即說明本國優(yōu)先權(quán)應(yīng)是首次使用而且只能適用一次；還未被專利局授予專利；不屬于按照規(guī)定提出的分案申請的。

五、在中國《專利法》框架下如何利用和發(fā)揮“本國優(yōu)先權(quán)”制度的價值作用

雖然說在中國《專利法》框架下有與美國臨時專利申請制度實質(zhì)上類似的“本國優(yōu)先權(quán)”制度。但因為作為優(yōu)先權(quán)的在先申請與之后基于該優(yōu)先權(quán)提出的在后申請，在費用和程序上沒有太多區(qū)別，而不像美國的臨時專利申請與正式專利申請存在費用和程序上的顯著差異。所以優(yōu)先權(quán)制度在中國并沒有引起廣泛重視和有效利用，或者說一定程度上受到了申請人和發(fā)明人的忽略。

但實際上就中國專利申請的官費而言，尤其是可以在申請費用減免的情況下，因先提出一個作為優(yōu)先權(quán)的申請而多花的錢，相比提前了申請日而產(chǎn)生的種種好處，一般來說還是要大的多。因為，這種一開始就準(zhǔn)備作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的申請，在申請時肯定是不用同時提實審的。所以一件發(fā)明申請減免后的官費最少只有185元，最多也只有950元。而代理機構(gòu)的代理費，如果不需要專利代理師花時間和功夫詳細研究技術(shù)交底書，而僅需要判斷技術(shù)交底書中有沒有適合專利申請的實質(zhì)性內(nèi)容，然后，簡單編輯成符合形式要求的文本提交即可。這種情形的代理費按成本計算通常不會超過正式申請所需專利代理費用的兩成。因為這樣的申請必是不要求提前公開的，所以對國家知識產(chǎn)權(quán)局也不會帶來任何審查上的負擔(dān)，國家知識產(chǎn)權(quán)局唯一要做的就是在形式審查，即初審合格后出具一個包括有申請日的授理通知書，而這件工作的全部實質(zhì)性內(nèi)容，不過就是這個寫在授理通知書中的申請日而已。雖然這件工作的形式和內(nèi)容都即為簡單，但其意義，尤其對某些情況下的申請人或發(fā)明人的意義卻非同凡響。

比如上述所說的，在研發(fā)剛完成，或還未完成時，發(fā)明人可能還無法清楚估計研發(fā)成果的市場需求與市場價值，以致不能確定最終到底要不要申請專利，就可以此種方式先行申請，最后大不了是在沒有公開前提出撤銷。如果實在覺得沒什么價值可言就可以直接不管了事。再比如申請人或發(fā)明人已經(jīng)準(zhǔn)備將研發(fā)成果在即將到來的展會中公開展示，或要將根據(jù)發(fā)明技術(shù)方案制造的產(chǎn)品馬上投放市場銷售。這種情況下，申請人或發(fā)明人為了不使其專利申請在上述各種形式的不得已的公開后失去新穎性，就可以此種方式先行申請，最后在基于在先申請的優(yōu)先權(quán)提出正式申請。

與上述兩種情形相比還有一種更特殊的情況，或許就是高校或科研院所研發(fā)人員對其研究成果同時也需要搶發(fā)論文的需求。因為就論文發(fā)表而言，新穎性也是至關(guān)重要的，在后發(fā)表的論文即使撰寫的再漂亮，表述的再嚴密，如果被在先發(fā)表的一篇簡單粗糙卻觀點明確的論文公開了主要思想和內(nèi)容，那再后發(fā)表的這篇漂亮而嚴密的論文或許就只有給在先他人發(fā)表的那篇簡單粗糙的論文做裝飾和陪襯的份了。

基于此原因，科技史上不乏有做出卓越貢獻的科學(xué)家，為了搶時間，又為了避免還不夠成熟的研究成果給別人做了嫁衣裳，而在一開始用小語種，甚至用密文發(fā)表自己成果的先例。而實際上基于此原因，現(xiàn)代的很多大公司對自己的前沿科技成果在申請專利時，也有故意只先在小語種國家進行專利申請的例子，其目的就是為了既盡可能得到最早的申請日，又盡量避免自己尚不夠成熟的研究成果為競爭對手點了燈。

相比過往的科技史，今天的技術(shù)發(fā)展更是日新月異。所以，對于一些基礎(chǔ)的關(guān)鍵技術(shù)發(fā)明權(quán)的爭奪也在今天的科研人員當(dāng)中日趨白熱化。比如你今天研究出的成果沒有以某種形式公開或秘密公開。別人就同樣的研究成果第二天進行了美國的臨時專利申請，或提交了基于中國優(yōu)先權(quán)制度的初次申請，那你辛辛苦苦完成的研究成果不管是榮譽上的還是利益上可能都與你再沒什么關(guān)系了。在榮譽上別人只要提交了專利申請，不管是臨時的還是正式的，也不管實質(zhì)上有沒有公開，只要有了受理通知書中的申請?zhí)枺悄撤N程度上就已經(jīng)算是向公眾公開了。他的申請文件那怕是在著作權(quán)上的效力也一定會優(yōu)于你之后發(fā)表的論文，更勿論你之后的專利申請了。所以，臨時專利申請制度和中國相應(yīng)的“國內(nèi)優(yōu)先權(quán)制度”對科研人員，尤其是高?；蚩蒲性核目蒲腥藛T其實是極其重要的。

但遺憾的是現(xiàn)實情況中，恐怕只有美國的科研人充分意識并受益于此項制度。相比而言，中國高校或科研院所的研發(fā)人員因為缺乏一個“專利臨時申請”的明確概念，所以大多數(shù)人并沒有關(guān)注到，甚至都沒有意識到美國的專利臨時申請制度在中國還有一個實質(zhì)性等同的存在，即“本國優(yōu)先權(quán)”制度。雖然很多申請人、發(fā)明人或代理機構(gòu)在表面上好像知道有這么一個制度，但顯然大家都還并沒有充分意識到這一制度的可貴之處，尤其是對某些科研工作者或發(fā)明人來說，更有著特殊重要的意義。

筆者對上述問題和其中的邏輯進行此番解析，正是因為在專利代理的從業(yè)過程中，多次遇到一些高?；蚩蒲性核难邪l(fā)人員因為專利申請的滯后，或者說論文發(fā)表的提前，痛失獲得自己科研成果專利權(quán)的可能，而將辛苦研究的科研成果白白捐獻給了社會。這種情況如果也發(fā)生在企業(yè)中，比如因為專利申請的滯后，或公開展示以及投放市場的提前而痛失專利權(quán)，以致將辛苦獲得的研發(fā)成果白白送給了競爭對象，以資“敵”用，那就更是既痛又恨了。

六、利用臨時專利申請或優(yōu)先權(quán)制度可能存在的風(fēng)險和弊端

世界并沒有十全十美的制度安排。對申請人來說，需要注意的是專利臨時申請制度，或者中國的“本國優(yōu)先權(quán)”制度也是存在著一定的風(fēng)險和弊端的。

先以美國的臨時專利申請來說，最直接的問題或許就是費用，目前實際應(yīng)用中使用PPA的案子大多集中在標(biāo)準(zhǔn)專利、藥物或配合產(chǎn)品發(fā)布等特定場合。因臨時申請說到底本身并不是一個專利，而只是一種程序，在某種程度上甚至延長了專利的審查期限。這樣操作方式對于大多數(shù)急于獲得專利授權(quán)的企業(yè)來說或許并不合適，反倒是提交正式申請或使用PPH等加快方式盡快拿到授權(quán)更為劃算。

此外，遞交了這咱臨時申請，對大部分人申請人來說心中就會始終緊繃著一根弦——即必須要在12個月期限內(nèi)遞交正式申請。這事兒本身沒有任何錯，但往往忽略了另外一點。若以該臨時申請為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)提交PCT申請或通過巴黎公約途徑進其他國家，后續(xù)的PCT申請或巴黎公約途徑也務(wù)必要在這12個的期限內(nèi)完成。但因臨時申請對說明書格式不做嚴格限定，時間匆忙情況下，申請人容易掉以輕心地提交了沒有經(jīng)過實質(zhì)性審核的說明書或技術(shù)交底書。申請文件往往保留了大量限制性的描述，比如對現(xiàn)有技術(shù)的大段陳述確認，以及絕對性專利禁忌詞語的使用等。這些都會對在后正式申請的保護范圍造成影響。

除了上述期限和形式上的疏忽，臨時申請隱藏的最大隱患可能會是在后正式申請權(quán)利要求保護的主題得不到臨時申請說明書的支持，導(dǎo)致專利被無效的結(jié)局。比如NewRailhead公司，之前先是遞交了一項關(guān)于“一種在巖石中水平方向定向鉆孔方法”（Method for Horizontal Directional Drilling of Rock Formations）的臨時申請，隨后在12個月的期限內(nèi)提交了正式申請并最終得到了授權(quán)專利US5899283。期間有個重要細節(jié)是New Railhead在遞交臨時申請的一年內(nèi)，且在未提交正式申請前，出于商業(yè)考量已公開銷售該產(chǎn)品。在專利侵權(quán)訴訟過程中被控侵權(quán)人Vermeer公司對正式申請的專利提起了無效，認為在正式申請的專利獨權(quán)1中記錄的技術(shù)特征“the unitary bit body being angled with respect to the sonde housingthe bit body（大體意思就是說所述鉆頭體與探頭座斜交）”并不能得到臨時申請說明書的支持。New Railhead公司試圖從臨時申請說明書附圖以及說明書中“high angle of attack”、“asymmetrical geometry ”等模糊性詞語上做文章，認為可以推導(dǎo)出該特征。但最終聯(lián)邦巡回上訴法院拒絕了該爭辯支持了地方法院的無效判決。

分析下來后續(xù)正式申請的專利被無效的邏輯鏈條包括環(huán)環(huán)相扣的兩部分：

一是正式申請權(quán)利要求在臨時申請的說明書中得不到支持而導(dǎo)致其享受不到臨時申請的優(yōu)先權(quán)，即相當(dāng)于國內(nèi)優(yōu)先權(quán)要求超范圍的問題。

二是正式申請又觸發(fā)了美國專利法中的On-Sale Bar（即申請日之前如果發(fā)明已經(jīng)在美國境內(nèi)公開銷售1年以上，則該銷售行為將影響申請的新穎性而不被授權(quán)，類似于中國的專利法第24條有關(guān)不喪失新穎性的規(guī)定）。

可以說On-Sale Bar觸發(fā)的直接原因就是臨時申請說明書遞交時考慮不夠周全，支持不了在后非臨時申請的權(quán)利要求范圍，而新出現(xiàn)的內(nèi)容或者說技術(shù)貢獻又被自己以銷售行為公開，從而喪失新穎性，最終導(dǎo)致專利無效。

遞交臨時申請須有先見之明，隨后的正式申請要求保護的主題必須按照35U.S.C 112a款規(guī)定的方式（可實施、最佳實施方式、書面描述），在要能臨時申請中得到支持。否則臨時申請的美好中就可能會包含了一個溫柔的陷阱。

上述邏輯在中國的國內(nèi)優(yōu)先權(quán)制度也是基本一致的。所以對一般申請人而言，能直接進行正式申請，最好還是直接進行正式申請，而專利臨時申請或?qū)Α氨緡鴥?yōu)先權(quán)”制度的主動適用，都應(yīng)該只視為一種補救性措施，而非專利申請的正常手段。對有搶發(fā)論文需求的高?；蚩蒲性核目蒲腥藛T而言，即使專利臨時申請制度或者說“本國優(yōu)先權(quán)”制度很好用，很有利用價值，但在利用專利臨時申請制度或者說“本國優(yōu)先權(quán)”制度時也務(wù)必要注意其中的隱患和陷阱。