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2020年4月23日，美國聯(lián)邦最高法院就Romag Fasteners Inc. v. Fossil Inc. et al.商標侵權一案（案號18-1233）作出終審判決。九名大法官作出一致裁決（unanimous decision），認為：
在商標侵權訴訟中，證明被告
故意侵害商標權，并非是法院判決被告支付侵權獲利的前提條件。
裁判主旨原文為：
A plaintiff in a trademark infringement suit is not required to show that a defendant willfully infringed the plaintiff’s trademark as a precondition to a profits award.
本案之爭點，非在侵權行為之證成，而是法律之適用。具體而言，依據(jù)《蘭哈姆法》第35條[亦即《美國法典》第15編第1117條（a）款]，故意侵權是否為注冊商標權利人主張被控侵權人因構成第43條（a）[即第1125條（a）款] 之情形而應支付侵權獲利的前提條件？
被告方認為故意是判給侵權獲利的要件。地區(qū)法院遵循了聯(lián)邦第二巡回上訴法院的一在先判例，認為原告主張侵權獲利需先證明被告的侵權行為是故意的。但本案中原告只能證明被告漠視了原告的商標權，尚不足以證明被告的侵權行為存有故意。
根據(jù)美國以往的司法實踐，并非所有的巡回上訴法院均認同聯(lián)邦第二巡回上訴法院的在先判例。亦即是說，故意是否為判給侵權獲利的前置條件，在巡回法院之間存有爭議。借由此案，聯(lián)邦最高法院意欲將這一問題解釋清楚。
說到解釋，須先看法律文本為何?！短m哈姆法》第1117條（a）款規(guī)定如下（法條譯文摘自《十二國商標法》第502頁）：
對在專利商標局注冊的商標的注冊人權利的侵犯，或者依照本法第1125條（a）或（d）款
規(guī)定的侵權，或者依照本法第1125條（c）款規(guī)定的故意侵權，在依照本法提出的民事訴訟中確認后，原告有權，根據(jù)本法第1111和1114條的規(guī)定和衡平法原則，獲得以下補償
（1）被告的收益，
（2）原告遭受的損害，
（3）訴訟的成本。
依照美國聯(lián)邦最高法院在釋法時的一貫作風，針對某一條款咬文嚼字自屬當然。比較閱讀后可發(fā)現(xiàn)，該條中雖明確提及了故意侵權（willful violation），但此處的故意卻關涉違反了第1125條（c）款（注：此款關于馳名商標淡化）之行為，而本案中原告的請求權基礎并非淡化條款，而是依據(jù)了第1125條（a）款，該款規(guī)制的是虛假或誤導性使用商標的行為。因此，此處提及的故意要件不可適用于本案。
進一步來看，侵權獲利的判給還需滿足第1111和1114條的規(guī)定。這兩條中，第1111條規(guī)定注冊商標權利人應當適當標注其注冊商標的標記（如加?），否則在侵權訴訟中不能獲得損害賠償和利潤所得；第1114條的規(guī)定較為繁雜，但具體也沒有涉及故意要件。在闡釋時，聯(lián)邦最高法院尤其強調：
本院通常不會將法條中本不含有的詞語解讀到法條中去。在同一部制定法中，國會立法時在其他條款中加入了該詞時，我們要加倍小心，以免在適用本條款時受到了其他條款的誘惑（也將該詞匯解釋進來）。
因此，僅從第1117條（a）款的文本出發(fā)來看，原告依據(jù)第1125條（a）款請求賠償因被告侵權導致的利潤損失，根本無需證明被告的侵權行為存在故意。
字面解釋已證其理，體系解釋亦可殊途同歸。聯(lián)邦最高法院放寬視野，干脆將《蘭哈姆法》中關于主觀狀態(tài)的條文盡數(shù)析理。《蘭哈姆法》中多處提及主觀狀態(tài)，且規(guī)定極為明確。第1117（b）款規(guī)定，被告明知（knowing）他人商標而有意地（intentionally）為某種侵權行為時，法院可裁決侵權獲利或損害賠償?shù)娜顿r償，并支付合理的律師費；第1117（c）款規(guī)定了針對特定的故意侵權，法定損害賠償限額從20萬美元提高到了200萬美元；第1118條規(guī)定，如原告證明被告違反了第1125（a）款或故意違反了第1125（c）款，法院可責令銷毀侵權物品。第1114條規(guī)定了某些非故意侵權人只受禁令的約束?！短m哈姆法》的有些條文，在涉及侵權救濟之前，還明確規(guī)定責任成立中犯意（mens rea）的認定標準，比如第1125(d)(1)(A)(i)和(B)(i)款規(guī)定，只有當某人確有惡意且列舉了9種相關因素來認定此種惡意，才能禁止該人的某些行為。以上舉例足見《蘭哈姆法》對主觀狀態(tài)的規(guī)定是相當慎重卻又至為明確的。
回到本案，該適用中存在爭點的第1117條（a）款中并無與本案相關的故意規(guī)定。這一缺失似乎最能說明問題，那就是，本條款在適用中根本無需考慮故意。
其實，從最開始的字面解釋來看，無需考慮故意本就是法中之義，也不難解。那被告方是如何從第1117（a）條中幻化（conjure）出一個主觀故意要件的呢？
上述解釋，被告自然也心知肚明，于是把論點放到了第1117（a）條中提及的衡平原則(the principles of equity)上來。對此，最高法院又得解釋一番。
被告方認為，根據(jù)以往的司法實踐，一直以來，故意的證明都是判決收繳被告侵權獲利的先決條件（故意要件）。故意要件早已確立且廣泛認可，現(xiàn)如今已經(jīng)上升為《蘭哈姆法》內含的衡平原則。
對此，最高法院認為，如果認同被告的觀點，無異于承認：在整個《蘭哈姆法》其他涉及主觀狀態(tài)的地方均有明文規(guī)定，僅僅是在此條款中傾斜性地內含了主觀故意要件。然而，這種解讀明顯是不正確的。法院從法律原則的定義、功能出發(fā)，認為很難從衡平原則中解釋出商標法領域內的故意要件的。法律原則是法律的基礎性真理、原理，或是為其他法律要素提供基礎或本源的綜合性原理或出發(fā)點。法律著作和最高法院的在先判例均認為法律原則涉及的都是跨實質內容的要素。國會似乎也不太可能用“衡平原則”來引導我們關注商標法關于利潤救濟這樣的一個細小規(guī)則。
最高法院還指出，故意要件是否一直作為前置條件存在是不明確的（有點混亂）?！短m哈姆法》的前身——1905年商標法案中沒有規(guī)定這一要件。被告在訴訟中引用的在先案件，其中也不乏認為故意要件并非判給侵權利潤的前提條件的。原被告雙方引用的在先案例都沒有把這一問題說清楚。分析以往案例，最高法院認為，能夠確定的是，主觀故意與侵權獲利的判給之間存在關聯(lián)。被控侵權人的主觀狀態(tài)是考量侵權獲利賠償?shù)牟脹Q是否適當?shù)囊粋€重要因素。但是，承認此種關系并不等同于確定了主觀狀態(tài)的證明是損害賠償?shù)那爸脳l件。
最后，被告方還借由法的政策進行抗辯，認為縮緊侵權利潤判給的口子是為了制止那些沒由頭的侵權訴訟。而同樣是基于法政策，原告認為，排除故意要件的適用在現(xiàn)代全球經(jīng)濟環(huán)境下可提升對商標法的尊重。法院認為或許雙方的觀點均有道理，但調和觀點應交由政策制定者，而非法院。法院的職責在于解讀和適用政策制定者已經(jīng)頒布的法律，法院在此處的任務在于澄清法律。
基于以上，最高法院作出了終審判決，撤銷上訴法院的判決，責令其依據(jù)本判決意見重新審理。
簡評
本案中的爭點，僅從法條文本來看，無疑是一個簡單的法律問題，但依然上升到美國聯(lián)邦最高法院，由其來作出確定的、統(tǒng)一的法律解釋。實際上，這一看似簡單的問題，在本案之前的幾十年里，在聯(lián)邦巡回法院之間也是標準混亂，各執(zhí)一詞，以至于選擇法院（forum shopping）在商標訴訟中也常上演。在本案之前，只有聯(lián)邦第三巡回上訴法院明確表示侵權獲利的判賠無需證明被告的主觀故意。因此，為了獲得實實在在的賠償（而非僅是一紙禁令），原告在明知自己無法證明被告的主觀故意的情況下，往往就會選擇在聯(lián)邦第三巡回上訴法院的管轄范圍內起訴。
雖然現(xiàn)在問題得以明確，但還是有必要回顧下既往的司法實踐，如此，最高法院這一判決的意義之重大似乎才更為明顯。
在1999年之前，依據(jù)傳統(tǒng)慣例，大多數(shù)的巡回法院都要求原告證明被告的故意/惡意，以主張判賠被告的侵權獲利。比如下列案件：
International Star Class Yacht Racing Ass’n v. Tommy Hilfiger, U.S.A., Inc., 80 F.3d 749, 753 (2d Cir. 1996)；
ALPO Petfoods, Inc. v. Ralston Purina Co., 913 F.2d 958, 968 (D.C. Cir. 1990)
在1999年，美國國會修訂了《蘭哈姆法》，在第35（a）條中增加了“or a willful violation under section 1125(c) of this title”（或者依照本法第1125條（c）款規(guī)定的故意侵權）的表述。如前所述，這一條關于商標淡化的救濟，明確限定了是“故意侵權”，但對于一般類型的商標侵權，一直以來都沒有加諸“故意”的限制，即 a violation under section 1125(a) or (d) of this title（依照本法第1125條（a）或（d）款規(guī)定的侵權）。
此次修改之后，有些巡回法院的態(tài)度發(fā)生了變化。第五巡回上訴法院在 Quick Technologies, Inc. v. Sage Group PLC, 313 F.3d 338 (5th Cir. 2002)一案中的解讀是，1999年的修法表明，故意僅僅是依據(jù)《蘭哈姆法》反淡化條款尋求金錢救濟的前置要件。當然了，考慮到該院以往的司法實踐、故意本身是個重要的考量因素以及第35（a）條平白直敘的語言，第五巡回上訴法院拒絕采用界限分明的規(guī)則（Bright-line rule）（即認為故意就是前置要件），而是采用了多要素分析法（factor-based approach），列出了6大要素，以衡量判賠侵權獲利是否適當。6大要素包括但不限于：
（1）被告是否有意圖混淆或欺騙；
（2）原告的銷售是否發(fā)生轉移；
（3）其他補救措施的充分性；
（4）原告在主張其權利時任何不合理的延遲；
（5）不可從非法行為中獲利的規(guī)則，以及
（6）案件是否涉及仿冒。
部分巡回法院也采用了上述的多要素分析法，如下案件：
Banjo Buddies, Inc. v. Renosky, 399 F.3d 168 (3d Cir. 2005)
Synergistic Intern., LLC v. Korman, 470 F.3d 162 (4th Cir. 2006)
Powerhouse Marks, LLC v. Chi Hsin Impex, Inc., No. 04 Civ. 73923, 2006 U.S. Dist. LEXIS 4021 (E.D. Mich. Feb. 2, 2000)
但是，依然有其他的巡回法院，如本案中涉及的第二巡回法院，還有第七、第九巡回法院均沒有對1999年的修法作出明確的回應，在具體的案件中，依然要求原告證明被告的故意狀態(tài)，方能獲得利潤救濟。
本案中原告Romag Fasteners, Inc. 與被告Fossil, Inc.之間有歷經(jīng)多年的官司。好在最終案件到了聯(lián)邦最高法院，法律適用問題得以澄清。對于原告而言，此前被駁回的680萬美元的侵權獲利應該可以得到實現(xiàn)。
回顧以上，跳出本案的細節(jié)、歷史來看，本案爭點本不是多么高深的法律問題，但卻鬧到了聯(lián)邦最高法院（當然我國也存在此類情況）。說開來一點，判例法制度有其弊端，至于衡平原則更是捉摸不定。判例法與制定法存在沖突，如何優(yōu)先適用，在美國似乎還需要更多的探索。
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