顯而易見判斷的關(guān)鍵在于，本領(lǐng)域技術(shù)人員面對(duì)客觀需要解決的技術(shù)問題，從現(xiàn)有技術(shù)整體出發(fā)，是否可以得到啟示實(shí)現(xiàn)發(fā)明要求保護(hù)的技術(shù)方案。
當(dāng)說明書中記載的區(qū)別技術(shù)特征及該區(qū)別技術(shù)特征帶來的“技術(shù)效果”在實(shí)審階段被審查員認(rèn)為是“顯而易見”的，怎么辦？
作為一名專利代理人，創(chuàng)造性的三步法簡直就是耳熟能詳?shù)拿咳毡匦拚n！而在提起三步法時(shí)，想必每個(gè)代理人腦海里立即浮現(xiàn)出的是《審查指南》中描述的“判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通?？砂凑找韵氯齻€(gè)步驟進(jìn)行：(1)確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)……(2)確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題……(3)判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見……”。
在實(shí)踐中感受最深的是，在三步法的第三步“判斷是否顯而易見”的過程中，經(jīng)常需要考慮的是發(fā)明是否取得預(yù)料不到的技術(shù)效果，如果有這樣的效果，在創(chuàng)造性爭辯過程中也會(huì)容易不少。然而在審查過程中，審查員通過檢索往往會(huì)找到技術(shù)領(lǐng)域相同、技術(shù)方案看似相同、技術(shù)效果看似接近的對(duì)比文件。這時(shí)候，審查員也往往會(huì)認(rèn)為本申請(qǐng)和對(duì)比文件的區(qū)別技術(shù)特征及該區(qū)別技術(shù)特征所帶來的“技術(shù)效果”是“顯而易見”的，怎么辦？
下面，我們一起來看一個(gè)案例：
本申請(qǐng)
本申請(qǐng)涉及一種奧美拉唑腸溶膠囊，包括膠囊殼和容納于該膠囊殼內(nèi)的奧美拉唑微丸，其中所述微丸由內(nèi)向外的結(jié)構(gòu)依次為丸芯、堿層、隔離層、腸溶層、外層，還限定了各層的具體組成成分、用量和制備方法，所述丸芯的制備方法包括將奧美拉唑、糊精、羧甲基淀粉鈉、磷酸二氫鈉過篩得混合粉，以由聚維酮、水、磷酸二氫鈉組成的粘合劑溶液在拋丸機(jī)中將丸芯混合粉造粒，從而制備丸芯。
**對(duì)比文件1 **
對(duì)比文件1公開了一種奧美拉唑腸溶膠囊，并具體披露了以下技術(shù)信息：
（1）母丸制備：稱取原、輔料奧美拉唑7.0kg、淀粉18.86kg、糊精7.14kg、蔗糖12.28kg、碳酸鈉3.08kg、羧甲基纖維素鈉945kg，分別過80目篩；用純化水8.4kg將2.8kg蔗糖溶解，加224g碳酸鈉，攪拌均勻配成溶液；將奧美拉唑、淀粉、糊精、羧甲基纖維素鈉、剩余的蔗糖和碳酸鈉在混合機(jī)中混合；將干粉置LBZ-1000離心機(jī)流化包衣造粒機(jī)離心工作腔內(nèi)，將溶液通過噴槍均勻噴向干粉，制成微丸，取18-24目之間的微丸作為合格母丸；將母丸在40-50℃進(jìn)行熱風(fēng)干燥，干燥時(shí)間為3小時(shí)；收得合格母丸約45kg。
（2）隔離層包衣：稱取羥丙甲纖維素3.6kg、滑石粉0.72kg、PEG-6000 0.54kg、純化水32.4kg配制成隔離層包衣液，將制得的45kg微丸在LBL-200型流化床制粒包衣機(jī)中進(jìn)行隔離層包衣，控制包衣物料溫度35-45℃；包衣過程約2.5小時(shí)，包衣后的微丸過16目篩。
（3）腸溶層包衣：稱取Kollicoat MAE 30DP 42.0kg、檸檬酸三乙酯1.26kg、二氧化鈦1.4kg、滑石粉4.4kg和純化水42kg，配制成腸溶層包衣液，繼續(xù)將完成隔離層包衣的小丸完成腸溶層包衣，控制包衣物料溫度35-40℃。包衣過程約9小時(shí)，包衣后的微丸過16目篩。
（4）微丸充填：檢驗(yàn)微丸中奧美拉唑含量，按照20mg/粒計(jì)算微丸充填重量；用NJP-1200-A型硬膠囊充填機(jī)將微丸充入2號(hào)硬膠囊，并對(duì)充填好的膠囊進(jìn)行拋光。
對(duì)比文件1還公開了三個(gè)膠囊樣品的釋放度和耐酸力效果，1個(gè)月時(shí)釋放度分別為91.2%、90.5%、91.5%，耐酸力分別為94.5%、94.8%、95.0%，6個(gè)月時(shí)釋放度分別為88.8%、88.2%、88.9%，耐酸力分別為94.2%、94.6%、94.9%。
審查員認(rèn)為本申請(qǐng)的權(quán)利要求1與對(duì)比文件1的區(qū)別在于：（1）權(quán)利要求1中還包括外層，而對(duì)比文件1的最外層即腸溶層，同時(shí)微丸處方從內(nèi)向外各層的質(zhì)量比也不同；（2）各層中的原料及用量略有不同，所述的制備方法有所不同。
關(guān)于上述區(qū)別，審查員認(rèn)為在對(duì)比文件1公開的母丸中將碳酸鈉分為兩部分，一部分與蔗糖溶液混合后包衣，一部分留于丸芯的技術(shù)啟示下，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠容易想到調(diào)整所謂“堿層”中的原料及用量，容易將碳酸鈉用常見的磷酸鈉鹽（如磷酸二氫鈉）替換，其他基于所謂的丸芯與堿層進(jìn)行簡單的變型，以及對(duì)于隔離層、腸溶層包衣中的輔料及其用量的選擇，均是本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)對(duì)比文件1的教導(dǎo)，容易通過普通技術(shù)知識(shí)實(shí)現(xiàn)的，在確定配比的情形下，按照常規(guī)步驟和有限的試驗(yàn)即可得到權(quán)利要求1要求保護(hù)的制備方法，效果也是可以預(yù)見的。經(jīng)過兩次OA答復(fù)之后實(shí)審審查員駁回了本申請(qǐng)。
申請(qǐng)人將此案轉(zhuǎn)入了我公司，筆者對(duì)此駁回決定提出了復(fù)審請(qǐng)求。復(fù)審請(qǐng)求中，筆者認(rèn)為：本申請(qǐng)中的丸芯和對(duì)比文件1中的母丸在制備過程中都是將堿性鈉鹽分成了兩部分，一部分與奧美拉唑等混合制得干粉，一部分與水等配成溶液，通過噴槍噴于干粉上。對(duì)比文件1的母丸實(shí)際上相當(dāng)于本申請(qǐng)的丸芯，并不包括本申請(qǐng)的堿層。對(duì)比文件1也沒有給出“將碳酸鈉分成兩部分使用”、“堿層的設(shè)置”可以解決“其在口服后2小時(shí)內(nèi)不被釋放和破壞，而在2小時(shí)能被充分及時(shí)釋放”的啟示，現(xiàn)有技術(shù)對(duì)此更沒有給出任何教導(dǎo)。并進(jìn)一步結(jié)合本申請(qǐng)的試驗(yàn)結(jié)果說明了本申請(qǐng)的權(quán)利要求1通過堿層的增加，解決了其在口服后2小時(shí)內(nèi)不被釋放和破壞、而在2小時(shí)后能被充分及時(shí)釋放、穩(wěn)定性更好的問題。
復(fù)審過程中，合議組接受了筆者的意見。首先，合議組認(rèn)為，本申請(qǐng)的技術(shù)方案相對(duì)于對(duì)比文件1而言，實(shí)際解決的技術(shù)問題是如何解決現(xiàn)有奧美拉唑腸溶膠囊口服后釋放不充分即使、穩(wěn)定性差的問題。而根據(jù)對(duì)比文件1的記載，其要解決的技術(shù)問題是現(xiàn)有處方中使用塑化劑鄰苯二甲酸二乙酯和乙醇所帶來的產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，從而提出了更換腸溶包衣材料以解決該技術(shù)問題的方案。由此可見，對(duì)比文件1與本申請(qǐng)要解決的技術(shù)問題不同。
其次，合議組認(rèn)為對(duì)比文件1沒有公開本申請(qǐng)權(quán)利要求1所述的包覆在丸芯之外的堿層結(jié)構(gòu)，也沒有公開或暗示增加堿層結(jié)構(gòu)能夠解決釋放和穩(wěn)定性問題，對(duì)于其他區(qū)別特征，對(duì)比文件1也沒有給出教導(dǎo)。因此，在對(duì)比文件1的基礎(chǔ)上，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有對(duì)微丸增加堿層結(jié)構(gòu)的動(dòng)機(jī)，也不能顯而易見地得到權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案。并且根據(jù)本申請(qǐng)說明書記載的對(duì)比試驗(yàn)，可以看出，本申請(qǐng)?jiān)黾訅A層結(jié)構(gòu)的技術(shù)方案在釋放度即溶出度、耐酸力方面都達(dá)到了提高的效果。因此，本申請(qǐng)相對(duì)于對(duì)比文件1具備創(chuàng)造性。
最后結(jié)果
本申請(qǐng)獲得專利權(quán)。
對(duì)以上案例進(jìn)行小結(jié)
上述案例在實(shí)審階段，所記載的區(qū)別技術(shù)特征及該區(qū)別技術(shù)特征所帶來的技術(shù)效果“不幸”地被審查員認(rèn)為是“顯而易見”的。然而，又是什么使得這個(gè)案例最后得以授權(quán)呢？
細(xì)心的讀者不難發(fā)現(xiàn)，在案件的復(fù)審過程中，合議組最重視的還是在現(xiàn)有技術(shù)中是否存在啟示使得本領(lǐng)域技術(shù)人員將區(qū)別特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題。在案例中，合議組認(rèn)為對(duì)比文件1并不存在解決奧美拉唑口服后釋放不充分、穩(wěn)定性不好的問題。
以上案例也對(duì)專利撰寫和審查意見答復(fù)的工作給出了一點(diǎn)小小的啟示：
在申請(qǐng)撰寫時(shí)，最重要的是找準(zhǔn)申請(qǐng)相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的創(chuàng)新點(diǎn)所在，以此為基礎(chǔ)列出合適的技術(shù)效果，不能因?yàn)楹ε驴赡鼙粚?duì)比文件提及就減少應(yīng)有的技術(shù)效果。在撰寫時(shí)最好檢索一下相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)會(huì)很有幫助哦，了解現(xiàn)有技術(shù)從而才能夠更有針對(duì)性的突出本發(fā)明的技術(shù)優(yōu)勢(shì)所在，畢竟有一句話叫做“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”嘛！
在答復(fù)審查意見時(shí)，要認(rèn)真分析審查意見，找準(zhǔn)審查員所評(píng)價(jià)的“區(qū)別技術(shù)特征”和“技術(shù)效果”之間的關(guān)系。
顯而易見判斷的關(guān)鍵在于，本領(lǐng)域技術(shù)人員面對(duì)客觀需要解決的技術(shù)問題，從現(xiàn)有技術(shù)整體出發(fā)，是否可以得到啟示實(shí)現(xiàn)發(fā)明要求保護(hù)的技術(shù)方案。
當(dāng)今科學(xué)技術(shù)發(fā)展速度很快，審查員可能也無法時(shí)時(shí)保持站在本領(lǐng)域科學(xué)發(fā)展的前沿，因此，很多審查員的審查意見都不一定準(zhǔn)確，比如對(duì)區(qū)別技術(shù)特征的認(rèn)定不夠準(zhǔn)確等，所作出的審查意見也并非定論，他們只是提出自己的觀點(diǎn)（或猜測(cè)）并希望申請(qǐng)人對(duì)自己的發(fā)明進(jìn)行澄清和解釋，從而辨明自己的審查意見是否正確。
專利代理人要充分利用這個(gè)機(jī)會(huì)，盡量地和申請(qǐng)人溝通，充分了解本申請(qǐng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并充分地將其展示給審查員，合理地分析現(xiàn)有技術(shù)是否存在獲得本申請(qǐng)所要求保護(hù)的技術(shù)方案的“啟示”。
專利代理人也要正視審查員的一些“事后諸葛亮”的意見，這是人之常情，畢竟審查員是看到本發(fā)明之后再做出判斷的，不容易完全站在沒有創(chuàng)造力的“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的角度客觀地進(jìn)行判斷。在這樣的情況下更要充分的進(jìn)行解釋，使審查員意識(shí)到本發(fā)明的創(chuàng)造性所在。
此外，針對(duì)審查員的一些“屬于公知常識(shí)/慣用技術(shù)手段”以及一些“通過有限次實(shí)驗(yàn)可以獲得”的審查意見，也可以考慮提供一些公知常識(shí)類以及一些補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的證據(jù)，以證明現(xiàn)有技術(shù)無法“啟示”本領(lǐng)域技術(shù)人員獲得本申請(qǐng)。
當(dāng)然，在實(shí)審階段，必要時(shí)專利代理人也需要對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)匦薷?，此時(shí)要注意禁止反悔原則，即專利權(quán)人如果在專利審批（包括專利申請(qǐng)的審查過程或者專利授權(quán)后的無效、異議、再審程序）過程中，為了滿足法定授權(quán)要求而對(duì)權(quán)利要求的范圍進(jìn)行了限縮（如限制性的修改或解釋），則在主張專利權(quán)時(shí)，不得將通過該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，為申請(qǐng)人爭取最大的利益。
