?在創(chuàng)造性判斷“三步法”中，發(fā)明實際解決技術問題的確定是其中的難點，也是代理人、申請人和審查員經常存在爭議的點。
《指南修改草案》對審查指南第二部分第四章3.2.1.1節(jié)（2）“確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題”部分進行了修改。將“然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達到的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題”修改為“然后根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中所能達到的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題”，即增加了“在要求保護的發(fā)明中”。其實原《指南》是隱含了“在要求保護的發(fā)明中”這一判斷的前提條件的，新修改的指南只擬對這個隱含的，但審查員在實際工作中，又經常有意無意會忽略的條件進行了明確。
上述修改強調了應當整體考慮確定發(fā)明實際解決的技術問題。在確定發(fā)明實際解決的技術問題時，不應僅僅基于區(qū)別特征本身固有的功能或作用，而應當根據(jù)區(qū)別特征在要求保護的整個方案中所能達到的技術效果，來確定發(fā)明實際解決的技術問題。
比如，在一件專利申請中，權利要求1要求保護制備二苯基砜化合物的方法，特征在于反應是在內壁上具有耐腐蝕層的容器中進行。申請人在說明書中指出，發(fā)明所要解決的技術問題是防止金屬離子造成的二苯基砜化合物產品著色，耐腐蝕層可以是玻璃或含氟樹脂等。對比文件1公開了一種二苯基砜化合物的純化方法，權利要求1與對比文件1的區(qū)別在于本申請使用的容器具有耐腐蝕層。但對比文件1未對反應容器提出任何要求，也未提及二苯基砜化合物產品著色的問題。
如果依據(jù)玻璃或含氟樹脂涂層本身固有的耐腐蝕效果，將本發(fā)明實際解決的技術問題直接認定為“如何防止反應容器發(fā)生腐蝕”，就會輕易地得出本申請權利要求1是顯而易見的結論。但是，對比文件1僅僅涉及二苯基砜化合物的常規(guī)后處理步驟，其中并未具體提及金屬離子雜質，也未提及金屬離子會導致二苯基砜化合物產品著色的問題。在對比文件1的基礎上本領域技術人員并不能認識到上述技術問題的存在，也就很難有動機去改進現(xiàn)有技術進而提出本申請要求保護的方案。
就本申請而言，考慮區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中能夠達到的技術效果，發(fā)明實際解決的技術問題應為“如何防止二苯基砜化合物產品著色”，這也是申請人在說明書中聲稱的本發(fā)明所要解決的技術問題。
而實際上，如果對導致產品著色這一缺陷產生原因的認識已經超出了所屬領域的技術人員在申請日前的認識水平和能力，該申請的貢獻則恰好在于發(fā)現(xiàn)了該原因并提出相應的解決方案，則發(fā)明具有創(chuàng)造性。
又比如，另一個在《審查操作規(guī)程：實質審查分冊》中的案例，則更能明確展示上述問題。
權利要求1：一種印刷設備，其特征是部件A采用不易變形的材料B。
說明書背景技術部分說明了現(xiàn)有印刷設備的缺陷是印刷時紙張跑偏，發(fā)明人發(fā)現(xiàn)紙張跑偏的原因是印刷機使用一段時間后其中的部件A產生變形。
對比文件1公開了類似的印刷設備，具有部件A。權利要求1要求保護的技術方案與現(xiàn)有技術的區(qū)別在于部件A使用材料B制造。
使用材料B制造的零部件具有更好的剛性或不易變形是公知常識。
但現(xiàn)有技術中沒有公開或暗示印刷機使用一段時間后其中部件A產生變形會造成紙張跑偏。
《規(guī)程》中對該發(fā)明具有創(chuàng)造性原因的評述是，該發(fā)明所要解決的技術問題是克服“印刷時紙張跑偏”問題，引起“印刷時紙張跑偏”的原因是“部件A的變形問題”。雖然解決“部件A的變形問題”的技術手段非常簡單，但認識該這一原因“部件A的變形”是不容易的，從而提出解決“部件A的變形問題”的技術手段對本領域技術人員來說是非顯而易見的，因此權利要求1請求保護的技術方案具備創(chuàng)造性。
需要說明的是，如果對該案例簡單套用“三步法”，也可能得出完全相反的結論：對比文件1公開了一種印刷設備，權利要求1要求保護的技術方案與對比文件1現(xiàn)有技術的區(qū)別在于部件A使用材料B制造，由此確定發(fā)明實際解決的技術問題是部件A的變形問題。而對于本領域技術人員來說，為防止部件變形，在一定的橫截面條件下使用不易變形的材料B制造是慣用的技術手段，因此在對比文件1的基礎上得到權利要求1的發(fā)明是顯而易見的，即權利要求1不具備創(chuàng)造性。
由此可以看出，與前一案中通過增加容器防腐層來實現(xiàn)防止反應物著色一樣，后一案中通過改進印刷設備中部件A的材質進而改變其強度來實現(xiàn)防止紙張跑偏，如果將技術問題界定為如何增強部件A的強度，則通過改變部件A的材質來改進強度是顯而易見的公知常識。但后一案中要求保護的發(fā)明實際要解決的技術問題是防止紙張跑偏，而紙張跑偏與部件A強度不夠之間的因果關系并不是一個公知常識，即改進部件A強度與防止紙張跑偏并非直接關系，而是間接關系。
由此是否可以大概得出這樣一個簡單判斷：如果是間接關系，即相互關系還有待于發(fā)明人去進一步發(fā)掘時，那么建立這種關系，進而解決間接相關性問題就是有創(chuàng)造性的。否則，如果只是直接關系，而且相關技術又是公知的，比如通過改進部件A的材質來改進部件A的強度，或通過增加容器防腐層來實現(xiàn)防腐，則一般就可以認為是沒有創(chuàng)造性的。
基于這個判斷，在實踐中至少有兩個可以實際應用的地方：
一是申請人或代理人在OA答復中，通過分析要求保護的發(fā)明的區(qū)別技術特征與發(fā)明實際解決的技術問題間是直接關系還是間接關系，來確定發(fā)明技術方案的非顯而易見性。如果審查員脫離本發(fā)明技術方案，將區(qū)別技術特征與發(fā)明實際解決的技術問題界定為直接關系，那么申請人或代理人就一定要想出說辭，將審查員的思路拉回到本發(fā)明的技術方案中來，并進一步證明區(qū)別技術特征與本發(fā)明實際解決的技術問題是間接關系，而非直接關系，從而確定區(qū)別技術特征的非顯而易見性。
二是申請人或發(fā)明人在提出專利申請時，在考慮發(fā)明有沒有創(chuàng)造性或創(chuàng)造性高度夠不夠時，就可以分析判斷發(fā)明技術方案中那些發(fā)明人自認為有新穎性的，做出了創(chuàng)造性貢獻的技術特征，其與發(fā)明要解決的技術問題是直接關系還是間接關系。如果是直接關系，就要進一步確定該技術特征是不是本領域技術人員的公知常識，若是公知常識，那就必是沒有創(chuàng)造性了。而如果是間接關系，那么即使該技術特征是公知常識，大概率也是有創(chuàng)造性的，因為這種間接相關性，即直接關系與直接關系之間的連接點的發(fā)掘，本身就具有創(chuàng)造性，尤其在本領域技術人員并不容易發(fā)現(xiàn)這種連接點時，比如，印刷機紙張的跑偏與部件A使用材料B的關系，或反應物著色與容器防腐層設置的關系。
正如喬布斯所說，“創(chuàng)造力就是建立事物之間的連接（Creativity is just connecting things），當你向創(chuàng)意人才討教訣竅時，他們會有一點內疚，因為他們并沒有創(chuàng)造，他們只是看到了事物之間的聯(lián)系?！?/p>
創(chuàng)造本質上就是連接，創(chuàng)造性的高度就取決于連接鏈條的長短和難易，鏈條越長或越難發(fā)現(xiàn)，創(chuàng)造性就越高，反之則反。而這種對發(fā)明創(chuàng)造性高度的基本判斷，不僅應適用于審查員、法官或公眾，也同樣應適用于申請人、發(fā)明人自己。
