珂一 · 說案例
導(dǎo)語(yǔ)
在專利侵權(quán)訴訟中，被訴侵權(quán)人為了免除自己的賠償責(zé)任，往往會(huì)對(duì)涉案專利向?qū)＠麖?fù)審委提起無效宣告請(qǐng)求。而在絕大多數(shù)情況下，被訴侵權(quán)人此舉的動(dòng)因往往是被動(dòng)的，而非主動(dòng)，即在收到法院的相關(guān)文書后，才考慮是否提起無效宣告。若此，則提醒各位被訴侵權(quán)人，留給你的考慮時(shí)間并不是那么充足，提起無效宣告的時(shí)間宜早不宜晚。
專利侵權(quán)訴訟與無效宣告程序雖然在某種程度上來講具有一定的聯(lián)系，但更應(yīng)該被認(rèn)為是兩個(gè)獨(dú)立的程序。首先，從兩者的審限來看，專利侵權(quán)案件的審限一般為6個(gè)月，而無效宣告程序并沒有明確的審限限制，外觀設(shè)計(jì)專利與實(shí)用新型專利一般在6個(gè)月左右，而發(fā)明專利由于其復(fù)雜性通常需要1年以上甚至2到3年的時(shí)間。因此，假設(shè)法院在審理專利侵權(quán)案件中沒有中止審理的情形，則會(huì)出現(xiàn)專利侵權(quán)案件判決生效并已執(zhí)行完畢后，涉案專利卻被宣告全部無效，按照專利法的意思，被宣告無效的專利權(quán)應(yīng)當(dāng)是自始無效，那么此時(shí)，被訴侵權(quán)人能否向法院申請(qǐng)?jiān)賹徱蠓颠€已經(jīng)支付的賠償金呢？
案例要旨
宣告專利權(quán)無效的決定，對(duì)在宣告專利權(quán)無效前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書，已經(jīng)履行或者強(qiáng)制執(zhí)行的專利侵權(quán)糾紛處理決定，以及已經(jīng)履行的專利實(shí)施許可合同和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，不具有追溯力。
案號(hào)
（2017）最高法民申1148號(hào)
涉案法條
《專利法》第47條：
宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在。
宣告專利權(quán)無效的決定，對(duì)在宣告專利權(quán)無效前人民法院作出并已執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書，已經(jīng)履行或者強(qiáng)制執(zhí)行的專利侵權(quán)糾紛處理決定，以及已經(jīng)履行的專利實(shí)施許可合同和專利權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，不具有追溯力。但是因?qū)＠麢?quán)人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當(dāng)給予賠償。
依照前款規(guī)定不返還專利侵權(quán)賠償金、專利使用費(fèi)、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，明顯違反公平原則的，應(yīng)當(dāng)全部或者部分返還。
基本案情
再審申請(qǐng)人深圳市飛托克實(shí)業(yè)有限公司向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彛?qǐng)求最高院撤銷一、二審判決，駁回斯瓦戈洛克公司的全部訴訟請(qǐng)求，返還已執(zhí)行的35萬元賠償金及訴訟費(fèi)，并由斯瓦戈洛克公司支付律師費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用258402.8元、專利無效宣告請(qǐng)求費(fèi)6000元、快遞費(fèi)44.7元、差旅費(fèi)10548元等。
最高院在再審審查中查明如下事實(shí)：
1、專利復(fù)審委針對(duì)飛托克公司請(qǐng)求對(duì)斯瓦戈洛克公司的涉案專利宣告無效，于2016年7月15日作出第29367號(hào)《無效宣告請(qǐng)求審查決定書》，決定宣告涉案專利權(quán)全部無效，也已生效。（經(jīng)查詢，專利復(fù)審委員會(huì)于2015年09月07日受理了上述無效宣告請(qǐng)求）。
2、本案二審判決后斯瓦戈洛克公司申請(qǐng)一審法院強(qiáng)制執(zhí)行，飛托克公司將涉案賠償款及訴訟費(fèi)交給一審法院，斯瓦戈洛克公司于2015年5月收到本案執(zhí)行款合計(jì)359315元。一審法院執(zhí)行案件結(jié)案日期為2015年5月13日。
裁判意見
需要大家特別注意以上兩點(diǎn)事實(shí)中的時(shí)間點(diǎn)，可見被訴侵權(quán)人是在執(zhí)行結(jié)案之后才向?qū)＠麖?fù)審委提起的無效宣告，這個(gè)無效宣告請(qǐng)求提起的時(shí)間已然遲得不能再遲了。
最終，最高院認(rèn)為本案二審判決于2015年3月16日作出，判決生效后斯瓦戈洛克公司即申請(qǐng)一審法院強(qiáng)制執(zhí)行。2015年5月13日一審法院執(zhí)行完畢。對(duì)于本案相關(guān)款項(xiàng)的執(zhí)行情況，飛托克公司在再審申請(qǐng)書中承認(rèn)其已執(zhí)行生效判決，在二審判決作出后即將賠償款項(xiàng)交付給一審法院。對(duì)此，斯瓦戈洛克公司亦在答辯意見中承認(rèn)其已在2015年5月收到執(zhí)行款項(xiàng)，即本案生效判決已執(zhí)行完畢。而本案專利復(fù)審委系于2016年7月15日即本案生效判決執(zhí)行完畢一年后才決定宣告專利無效，故根據(jù)法律規(guī)定，本案應(yīng)屬于專利權(quán)無效決定對(duì)本案無溯及力的情形。飛托克公司的此項(xiàng)申請(qǐng)?jiān)賹徖碛刹荒艹闪ⅰ?/p>
珂一總結(jié)
那么被訴侵權(quán)人應(yīng)當(dāng)在何時(shí)提起無效宣告請(qǐng)求才能避免出現(xiàn)上述案例的情形呢？
因?yàn)楸辉V侵權(quán)人多為企業(yè)單位，在判決生效后，其為了自身的商譽(yù)、經(jīng)營(yíng)，往往會(huì)第一時(shí)間就履行生效判決，因此根據(jù)《專利法》第47條之規(guī)定，被訴侵權(quán)人應(yīng)當(dāng)采取一切措施以促成侵權(quán)案件的判決需在無效宣告決定作出以后再作出。為此，《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》明確了以下幾點(diǎn)關(guān)于“中止審理”的規(guī)定：
第四條 對(duì)申請(qǐng)日在2009年10月1日前（不含該日）的實(shí)用新型專利提起侵犯專利權(quán)訴訟，原告可以出具由國(guó)務(wù)院專利行政部門作出的檢索報(bào)告；對(duì)申請(qǐng)日在2009年10月1日以后的實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利提起侵犯專利權(quán)訴訟，原告可以出具由國(guó)務(wù)院專利行政部門作出的專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告。根據(jù)案件審理需要，人民法院可以要求原告提交檢索報(bào)告或者專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告。原告無正當(dāng)理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔(dān)可能的不利后果。
侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件的被告請(qǐng)求中止訴訟的，應(yīng)當(dāng)在答辯期內(nèi)對(duì)原告的專利權(quán)提出宣告無效的請(qǐng)求。
第五條 人民法院受理的侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間內(nèi)請(qǐng)求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效的，人民法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟，但具備下列情形之一的，可以不中止訴訟：
（一）原告出具的檢索報(bào)告或者專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無效的事由的；
（二）被告提供的證據(jù)足以證明其使用的技術(shù)已經(jīng)公知的；
（三）被告請(qǐng)求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效所提供的證據(jù)或者依據(jù)的理由明顯不充分的；
（四）人民法院認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)中止訴訟的其他情形。
第六條 人民法院受理的侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間屆滿后請(qǐng)求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效的，人民法院不應(yīng)當(dāng)中止訴訟，但經(jīng)審查認(rèn)為有必要中止訴訟的除外。
第七條 人民法院受理的侵犯發(fā)明專利權(quán)糾紛案件或者經(jīng)國(guó)務(wù)院專利行政部門審查維持專利權(quán)的侵犯實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間內(nèi)請(qǐng)求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效的，人民法院可以不中止訴訟。
以上四條關(guān)于法院在審理專利侵權(quán)案件中是否“中止審理”的規(guī)定，現(xiàn)做一個(gè)整理：
1、涉案專利為發(fā)明專利的，由于發(fā)明專利在授權(quán)以前經(jīng)過實(shí)質(zhì)審查，其專利權(quán)較為穩(wěn)定。因此，即使被訴侵權(quán)人在答辯期間屆滿前就已經(jīng)提起無效宣告，法院也可以不中止審理；
2、涉案專利為實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利的，且原告出具的檢索報(bào)告或者專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無效的事由的或者經(jīng)國(guó)務(wù)院專利行政部門審查維持專利權(quán)的，由于檢索報(bào)告或者專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告是由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)相關(guān)實(shí)用新型或外觀設(shè)計(jì)專利進(jìn)行檢索，并就該專利是否符合專利法及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的授權(quán)條件進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，作出檢索報(bào)告或者專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告，是一種官方出具的較權(quán)威專利質(zhì)量評(píng)價(jià)，因此也能認(rèn)定其專利權(quán)較為穩(wěn)定。為此，即使被訴侵權(quán)人在答辯期間屆滿前就已經(jīng)提起無效宣告，法院也可以不中止審理；
3、涉案專利為實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利的，且不符合前述第2點(diǎn)要求的，只要被訴侵權(quán)人在答辯期間屆滿前就已經(jīng)提起無效宣告，那么此時(shí)涉案專利就處于一種極不穩(wěn)定的狀態(tài)，避免損害社會(huì)公眾的利益，法院應(yīng)當(dāng)中止審理專利侵權(quán)案件，以防止無效專利的專利權(quán)人濫用權(quán)利。
4、涉案專利為實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利的，被訴侵權(quán)人在答辯期間屆滿后請(qǐng)求宣告該項(xiàng)專利權(quán)無效的，人民法院一般不應(yīng)當(dāng)中止訴訟，這是為了督促被告盡快向?qū)＠麖?fù)審委提出無效宣告請(qǐng)求，防止拖延訴訟。但是，當(dāng)被告所提供的證據(jù)和理由十分充分，專利權(quán)被無效的可能會(huì)很大，在這種情況下，如果還堅(jiān)持不中止訴訟，對(duì)被告又有失公平。因而，規(guī)定內(nèi)列明：“經(jīng)審查認(rèn)為有必要中止訴訟的除外”，允許有一定條件的例外。
總結(jié)，在專利侵權(quán)訴訟中，涉案專利為實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利的，且原告未出具檢索報(bào)告或者專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告，亦或是原告出具的檢索報(bào)告或者專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告中注明有導(dǎo)致實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)無效的事由的，且未經(jīng)國(guó)務(wù)院專利行政部門審查維持專利權(quán)的，此種情形下，只要被訴侵權(quán)人在答辯期間屆滿前提起無效宣告，法院就應(yīng)當(dāng)中止審理，直至無效宣告決定作出后，再恢復(fù)審理；對(duì)于發(fā)明專利以及不屬于前述條件的實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利，被訴侵權(quán)人也應(yīng)當(dāng)盡早提起無效宣告，并充分舉證，向?qū)徖矸ㄔ赫f明涉案專利有可能被無效宣告的理由，以說服法院在“可以中止”的情形下作出中止審理的決定，以此充分保障被訴侵權(quán)人的合法權(quán)益。
